Il marchio è il segno distintivo di qualsiasi attività. Attira l’attenzione, racconta l’azienda, differenzia rispetto alla concorrenza.
Inoltre, ha anche una funzione giuridica derivante dalla registrazione. Un marchio registrato infatti, permette non solo di vietare a terzi l’utilizzo di uguali o simili segni, ma offre altresì la possibilità di essere risarciti a fronte di azioni di contraffazione o concorrenza sleale.
Coloro interessati a conoscere tutti gli strumenti previsti per registrare e tutelare il proprio marchio dalla contraffazione, possono leggere questo articolo
Definizione di marchio
Una puntuale definizione di marchio è contenuta nel Codice della Proprietà Industriale. In generale qualsiasi segno può essere oggetto di registrazione:
- Parole
- Nomi
- Disegni
- Tonalità cromatiche
- Suoni
L’importante è che il segno permetta di distinguere l’attività rispetto alle altre, e che il pubblico e le autorità lo riconoscano avente di requisiti quali: novità, originalità e liceità.
Il legislatore pone l’accento sulla capacità distintiva del marchio. Si tratta cioè della capacità del segno di essere associato senza dubbio ad un’azienda e ai relativi servizi o prodotti.
Talvolta il marchio può ottenere lo status di uso esclusivo anche automaticamente (marchio di fatto), la registrazione ad ogni modo, permette all’impresa di godere di diversi diritti, tra cui l’uso in esclusiva nel territorio in cui è stata presentata la richiesta.
Ad esempio, in Italia, l’ufficio competente in materia è l’UIBM (Ufficio Italiano Marchi e Brevetti). Tuttavia, è possibile, e talvolta necessario, registrare il marchio anche in Europa (Marchio Comunitario) e talvolta in alcuni stati extra UE (Marchio Internazionale).
Caratteristiche del marchio
Tornando al marchio, al fine di vedersi accettata la domanda di registrazione, bisogna accertarsi che il segno rispetti alcuni requisiti:
Capacità distintiva
La capacità distintiva, come contenuto all’articolo 13 del CPI, è un requisito particolare, detto dinamico. In altri termini un marchio può essere come non essere dotato di capacità distintiva, a seconda di come risulta percepito dal pubblico.
In generale un marchio ha capacità distintiva quando è assolutamente riconoscibile e non confondibile con altri segni. Tuttavia, talvolta anche un marchio senza alcuna capacità distintiva, può assumere, con il tempo tale caratteristica. Si pensi alla testata giornalistica de “Il Giornale”. Sebbene abbia un nome generico, i consumatori oggi non hanno difficoltà ad associare Il Giornale ad uno quotidiano specifico.
Un marchio può diversamente avere assoluta capacità distintiva ma perdere questa caratteristica con il tempo. Ad esempio:
- Biro
- Cellophane
- Scottex
Sono tutti nomi che oggi vengono utilizzati per indicare rispettivamente, la penna, la pellicola in plastica trasparente e la carta da cucina.
Tuttavia, sono i nomi dati a tali prodotti dalle aziende produttrici. Ebbene quando ciò avviene si parla di volgarizzazione del marchio. Quando ciò avviene per l’azienda produttrice si presenta un problema di non poco conto, anche se, in alcuni casi possono essere intraprese alcuni azioni giudiziarie volte ad evitare che altri utilizzino il nome ormai volgarizzato.
In caso di volgarizzazione del marchio è comunque possibile limitare l’utilizzo del nome del prodotto alla concorrenza. Si pensi all’asprina, il cui marchio può essere utilizzato solo dalla casa farmaceutica produttrice, nonostante tutti utilizzino il nome per identificare il principio attivo del prodotto.
Novità
Il secondo requisito di un marchio che lo rende idoneo alla registrazione è la novità. Il segno dev’essere cioè diverso dai segni già registrati. La valutazione è duplice, non deve sussistere né somiglianza con altri marchi né con i prodotti commercializzati.
Il marchio al fine di rispettare il primo requisito deve superare i seguenti esami dei quali si occupa l’UIMB:
- visivi
quando la somiglianza è evidente alla vista e data dal solo confronto tra i due marchi.
- fonetici
quando la somiglianza si concretizza pronunciando il nome del marchio.
- logico concettuali
quando la somiglianza è evidente per logica seppur non siano presenti somiglianze visive e fonetiche.
Le tre valutazioni mirano a comprendere la somiglianza tra marchi da diversi punti di vista. È sufficiente che una delle tre condizioni non risulti rispettata per far perdere al marchio il carattere della novità. Inoltre, non sono ammessi disclaimer, messaggi cioè che il marchio in questione non ha alcun legame con un altro segno più noto.
Il secondo requisito o livello, non riguarda il marchio in sé ma i prodotti commercializzati. Il requisito della novità non è rispettato quando è accertata l’esistenza di marchi uguali o simili apposti su prodotti identici o simili tra loro. Ciò implica che il requisito della novità è limitato ad un medesimo settore (abbigliamento, alimentari) o più precisamente alla classe merceologica.
In taluni casi un marchio può risultare protetto per tutte le classi merceologiche ma solo se assume lo status di marchio notorio. In marchio notorio è tale quando ha una rinomanza tale da essere riconosciuto a livello internazionale. Ad esempio, un’azienda produttrice di prosciutti non può scegliere, registrare e apporre il marchio Emporio Armani ai prodotti. Si tratterebbe infatti di indebito utilizzo di un marchio notorio. Il consumatore, infatti, potrebbe essere tratto in inganno o comunque essere spinto all’acquisto del prodotto solo per il marchio apposto.
Liceità
È sempre il CPI ad esplicitare che un marchio per essere valido deve rispettare il requisito della liceità. Il segno, quindi, non deve essere contrario all’ordine pubblico e al buon costume.
Non può inoltre contenere richiami a partiti o movimenti politici, né a stemmi o simboli appartenenti agli stati.
Anche in questo caso si tratta di una valutazione che può mutare nel tempo. Marchi non ritenuti idonei in tempi passati potrebbero esserlo oggi e viceversa.
Non decettività
Il marchio non deve contenere segni che possano ingannare il pubblico, indicando informazioni non veritiere inerentemente alla natura o qualità dei prodotti o dei servizi erogati dall’azienda.
Sono vietati segni che di conseguenza indicano una falsa provenienza geografica di un prodotto, oppure facciano riferimento a materie prime utilizzate non veritiere.
In generale le informazioni contenute nel segno distintivo non devono essere ingannevoli, o in altri termini non devono trarre in inganno il consumatore riguardo la qualità, la provenienza o i materiali utilizzati, soprattutto se tali elementi determinano la decisione d’acquisto.
Contraffazione e risarcimento
Registrare un marchio comporta il poter chiedere risarcimento in caso di danno da contraffazione. Secondo quanto contenuto nel CPI, il titolare può ottenere il risarcimento pari al danno subito, il quale è in generale determinato tenendo presente aspetti quali:
- Costi sostenuti
- Volume d’affari
- Mancati guadagni
- Danni morali
- Benefici ottenuti dall’autore della contraffazione.
L’articolo 125 del CPI individua i criteri di risarcibilità, che permettono di ottenere una cifra forfettaria. Oltre alla cifra stabilita dal giudice, è possibile quantificare e ottenere dal contraffattore il pagamento delle royalty che avrebbe dovuto corrispondere per utilizzare il segno e un importo determinato dagli utili ottenuti durante lo svolgimento del reato.
Il legislatore prevede che il risarcimento non solo mira a restituire l’importo economico perso per via della contraffazione ma includa altresì una sorta di sanzione punitiva, propria dell’ordinamento common law, che prescinde dall’entità economica del danno.
Introdurre questo elemento rivela la volontà del legislatore: cercare di contrastare il più possibile il fenomeno della contraffazione che risulta molto presente e dannosa per l’economia.
Tutela inibitoria
È il giudice ad accertare una qualsiasi violazione del CPI. Mediante sentenza può fermare:
- Produzione
- Distribuzione
- Commercializzazione
dei beni o servizi dell’azienda sanzionata. Le merci, possono essere in alcuni casi, consegnate al titolare del marchio oppure possono essere distrutte.
Sono inoltre previste sanzioni sia di tipo penale che amministrativo. Ad esempio, si pensi: dall’art. 377 del Codice penale, il quale condanna la falsa testimonianza con la reclusione fino a 6 anni.
Alla sanzione amministrativa, fino a 516,46 euro, qualora la qualità di un prodotto venga garantita da un marchio contraffatto, come anche la sanzione fino a 2.065,83 EUR qualora si continui ad utilizzare il marchio nonostante la dichiarazione di nullità.
Quando si può utilizzare il marchio altrui
Infine, sebbene registrare un marchio garantisca il diritto esclusivo di utilizzo, anche questo diritto ha dei limiti che rendono possibile utilizzare un marchio altrui:
Nomi di persona
Ogni titolare d’azienda può utilizzare il proprio nome come segno distintivo della propria attività. Tuttavia, non può registrare il suo nome qualora commercializzi prodotti identici o molto simili ad un’altra attività il cui marchio registrato porta il medesimo nome.
Per uso privato
È sempre possibile utilizzare un marchio per scopi privati, senza cioè alcun fine di lucro, a condizione che non vi sia alcuna possibilità che un consumatore possa essere tratto in inganno.
Finalità ludiche
Non è illecito utilizzare un marchio registrato in un ambito completamente diverso e con finalità diverse rispetto al prodotto originario e protetto.
Per i ricambi
È lecito utilizzare il marchio altrui qualora si producano pezzi di ricambio compatibili con i beni prodotti da un’altra azienda. Ad esempio, si pensi a coloro che commercializzano lamette per la barba compatibili con i rasoi Gillette.
Per suggestione
Infine, è possibile utilizzare il marchio altrui per pubblicizzare un proprio prodotto o servizio. Ad esempio, affiancare un bene di lusso, ad esempio una Ferrari o una Lamborghini, al proprio prodotto di diversa classe merceologica è consentito. La pratica infatti esclude che il consumatore possa essere tratto in inganno.
